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本年10月5日に、インド最高裁判所は、先願の地位を有する登録商標を有していても長年不使用の期間があった場合は、先使用に基づくコモンロー上の権利者に対して商標権を主張できないという注目すべき判決を出しました。訴訟当事者の背景は以下の通りです。

原告： Neon Laboratories Ltd.という医薬品会社。1992年にROFOLという商標を出願し、2001年に登録。2004年より当該商標の使用を開始。

被告：Medical Technologies Ltd.という医薬品会社。1998年よりPROFOLという医薬品を販売。

被告は、パッシング・オフを理由に原告商標ROFOLの使用差止を求めて提訴したところ、第一審及び第二審のいずれも、被告の先使用に基づくコモンロー上の権利を認める判決を出したため、原告はこれを不服として最高裁判所に提訴していました。最高裁判所は、原告は1992年にROFOLの商標出願を行っているが、使用開始は2004年以降であるのに対して、被告は1998年より商標PROFOLの使用を開始しており、原告が出願日から12年間未使用であった事実により、被告のコモンロー上の権利を認め、原告は被告の商標PROFOLの使用を禁止する権利を有していないとして、原告の訴訟を棄却しました。

上記の判例では、原告の出願が登録までに9年も要したという不運もありますが、先願の地位を有していても不使用の場合、第三者によるコモンロー上の権利が優先される場合があり得るということになります。これまで、商標出願が登録になるまで対象商品を上市しない立場を取られていたとしても、今後は登録を待たず上市することも考慮する必要があると思われます。

（商標部 研壁）