【Cases & Trends】職務発明をめぐる英国最新判例 — “Too Big To Pay” 大企業では補償金支払い基準がかなり厳しい(?) [前編]

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2017.02.20

【Cases & Trends】　職務発明をめぐる英国最新判例 — “Too Big To Pay” 大企業では補償金支払い基準がかなり厳しい(?) [前編]

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昨年末から今年1月にかけて、企業知的財産部の部長・マネージャークラスの方々とお会いしていると、「法改正に沿った社内職務発明規程の改定がやっとできあがりました」という話をよく耳にしました。さらに「でも引き続き、そろそろ発明が出始めている中国法人の規程にも取り掛からないといけないんですよねえ」ということばが続きます。お会いする方によって、「中国」法人が、米国、ドイツ、タイ、ブラジルなどに変わってきます。

中国についていえば、「そろそろ発明が出始めている」という部分もしばしば話題になります。中国特許庁(SIPO)の出願統計を見ると、職務発明(service invention)出願と非職務発明(non-service invention)出願という形で数字が出ています。統計はさらに国内出願人と外国出願人に分かれており、公表されている2016年（11月まで）の数字を見ると、外国出願人による発明特許出願中、職務発明出願の割合97.9%に対し非職務発明出願の割合は2.1％です。一方中国国内出願人の場合、職務発明出願の割合81.1％、非職務発明出願の割合は18.9％と、かなり高いのです。ずいぶん前にこのことに気づき、複数の中国人弁護士に「中国にはこんなにたくさんの個人発明家がいるのですか」と尋ねたところ、「違います。企業の従業員発明者が個人で出願しているケースが多いのです。訴訟統計を見ると権利帰属をめぐる訴訟（技術契約紛争の範疇に含まれている）が増えていますが、企業側が後になって従業員による特許出願に気づき、訴訟になるケースもよくあるのです」とのこと。「そろそろ発明が出始めてきた」どころか、「すでに従業員が個人で出願していた」という可能性もあるというわけです。中国の職務発明関連法規では、とかく企業側に対する負担の大きさに目がいきがちですが、企業側を守るためにも職務発明規程を作り、適切な発明届出制度を構築しておくことが必要、というアドバイスを受けました。

さて、今回はこの職務発明について、最新のトピックを紹介します。イギリスの控訴裁判所（Court of Appeal「控訴院」）が2017年1月18日に下した注目の判決です。
Shanks v. Unilever Plc & Ors [2017] EWCA Civ 2 (18 January 2017)

事実概要
控訴人Ian Alexander Shanks(「シャンクス」)は被控訴人Unilever UK Central Resources Ltd.（「CRL」）に1982年5月5日から1986年10月3日まで雇用されていた。シャンクスの雇用はバイオセンサーに関連する研究開発業務が目的であり、発明行為も含まれていたことは両当事者間で争いがない。当初のシャンクスの報酬は年18,000ポンドプラスVolvo車、その後引き上げられて29,000ポンド、プラスBMW車となった。
シャンクスはその後、血中のグルコース濃度を測定する装置を開発し、関連する発明は職務発明としてCRLの帰属とされた。CRLはUnilever Plcの100％子会社であり、ユニリーバグループの方針に従い、シャンクスの発明に関する権利はUnilever Plcに100ポンドで譲渡された。Unilever Plcは同発明に関する英国、オーストラリア、カナダ他における権利を保持し、残る欧州各国と日本を含む他地域の権利を100ポンドでUnilever NV(オランダ法人)に100ポンドで譲渡した。Unilever NVは米国における権利についてのみ、Unilever Patent Holdings BVに譲渡した。この間、シャンクスは確認のための譲渡証への署名を求められ、署名したが、このときシャンクスが受け取ったのはそれぞれ1ドルであった。その後シャンクスの発明は英国を第1国として特許出願され、欧州を始めさらに世界各国で特許が取得された。血中グルコース濃度測定の市場は1990年代後半から2000年代に拡大し、シャンクスの特許は多くのライセンス収入をユニリーバにもたらした。

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この後、自らの発明に基づくユニリーバの収益について知ったシャンクスは、ユニリーバに対し適切な補償金を請求したのですが、折り合うことなく特許庁の裁定を求めたのです。特許庁は当時の適用法である1977年特許法第40条（1）に照らし、シャンクスが補償金を受ける資格はないと判断しました。これを不服としたシャンクスは、高等法院（High Court）へ控訴したものの退けられ、さらに控訴院の見直しを求めましたが、結局特許庁の判断が維持されることになりました。1977年特許法第40条（1）では、職務発明に対して補償金が支払われるためには、その発明が会社側（使用者）に「顕著な利益（outstanding benefit）」をもたらしたことが条件となっています。さらにその利益が「顕著」であるか否かを判断するに際しては、会社側の規模や事業の性質に鑑みて判断されるべき、と定められています。そこで、ユニリーバほどの大企業にとっては、発明が相当の利益をもたらしたとしても「会社全体の収益に比べれば、顕著とはいえない」ということになってしまう（Too Big To Pay)のか、ということが争われました。

論争の詳細と控訴院の結論については、「後編」で紹介させていただきます。

（営業推進部飯野）